浅谈创新标准在外观设计专利侵权中的适用

浅谈创新标准在外观设计专利侵权中的适用

作者：陆志伟

引  言

外观设计是具有艺术性或装饰性的新设计方案，与发明、实用新型专利相比具有特殊性，在侵权判定上也有较大差异。在我国的司法实践中，外观设计的侵权判定仍以混淆标准为主，且法律法规中也没有关于创新标准的明确表述。在实践中，一些案件会考虑到创新标准，马培德案最高院在判决书中也有体现。在部分案件中采用不同标准会得出截然不同的结论，外观设计专利近似性的判定标准亟待明确。作为具有独创性的艺术表达受到著作权法的保护，作为富有美感的工业设计得到专利法的保护，我国主要通过专利法保护外观设计。在我国专利法数次修改中，对外观设计保护的规定日趋完善，但也有一些问题没有达成统一，侵权判定的标准就是典型的问题之一。传统的侵权判定标准是混淆标准，该标准立足于防止消费者的误认、误购，是以一般消费者为判断主体，以整体观察综合判断为判断方法。在各国的实践中，混淆标准自身的缺陷逐渐显现，便出现了另一种判定标准即创新标准，该标准立足于专利法鼓励创新的立法宗旨，以普通设计人员为判断主体，以创新点比对为判断方法。

关键词

专利侵权  外观设计  创新标准

一、案例编号
上海市高级人民法院(2020)沪民终290号

二、裁判要旨

综合本案相关情况，认定雀勋公司、萧山机电厂共同实施了未经许可制造、销售落入涉案专利权保护范围的被控侵权产品的行为，并无不当；汤侠系个人独资企业萧山机电厂的投资人，同时在媒体采访中自称雀勋机电董事长，汤侠又系“圣雀岛”注册商标所有人，一审法院据此认定汤侠以个人名义参与共同经营，应当一并承担法律责任，亦无不妥。雀勋公司、萧山机电厂、汤侠关于其“对涉案侵权行为主观上不具有共同侵权的意思联络，客观上没有通力合作的行为协作性，结果上没有导致损害后果发生的同一性，无法成立一个具有内在联系的共同侵权行为”的上诉理由不能成立，本院不予支持。

三、案情介绍

上诉人上海雀勋机电有限公司(以下简称雀勋公司)、上诉人杭州萧山交运机电厂(以下简称萧山机电厂)、上诉人汤侠、上诉人蒋毓华因与被上诉人杭州雀兆贸易有限公司(以下简称雀兆公司)侵害外观设计专利权纠纷一案，不服上海知识产权法院(2019)沪73民初102号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月9日立案后，依法组成合议庭，于2020年9月8日公开开庭进行了审理，四上诉人共同委托诉讼代理人刘林敬、被上诉人委托诉讼代理人张坚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

雀勋公司、萧山机电厂、汤侠、蒋毓华共同上诉请求：撤销一审判决第一项、第二项，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求。主要事实与理由：(一)四上诉人没有制造、销售被控侵权产品。1.被控侵权产品上并未标注四上诉人的商标，萧山机电厂将商标展示在自己的办公场所属于合理使用，不能因为萧山机电厂在自己的办公场所展示了自己的商标就将其等同于在相关商品上展示了自己的商标。2.被控侵权产品上有“众盛”“众旺”等商标，四上诉人并未注册上述商标，故该产品的生产者另有其人。实践中，同行之间拿一些样品进行试用并不需要支付价款或者签订合同，因此四上诉人无法提供被控侵权产品来源的证据。一审法院仅以四上诉人未提供被控侵权产品的合法来源证据就认定四上诉人实施了生产行为，显然属于错误认定。3.被上诉人从案外人处购买了被控侵权产品，该产品并未通过四上诉人盖章或签字方式进行确认或者追认，不能代表公司行为。首先，萧山机电厂的经营范围是组装麻将机整机，并不生产零部件，雀勋公司的营业范围主要是销售机电设备，不具备生产资质，所以销售零部件的行为不是萧山机电厂和雀勋公司的主营业务，一审关于“员工在公司场所内实施经营行为，与公司的主营业务有关，应视为公司行为”的认定有误。其次，被上诉人明知上诉人并不销售麻将机配件而故意从公司员工处购买配件，未签订正式采购合同，也没有上诉人公司盖章，不符合交易习惯，具有恶意目的。再次，案外人李军作为萧山机电厂的前员工，与被上诉人恶意串通，向被上诉人出售了不属于上诉人经营范围的产品，损害了公司的利益，在案发后已经被公司开除。4.买购网并非雀勋公司和萧山机电厂的官方网站，相关文章的发布者也并非两上诉人，文章多处陈述与事实不符。凭借买购网上的文章报道认定雀勋公司是生产企业，显然与事实不符。5.雀勋公司作为一人有限责任公司，具有完善的财务制度，不存在财产混同的情况。本案中被控侵权产品的货款并未由雀勋公司的股东蒋毓华收取，也未由雀勋公司收取，无论是公司还是股东与案件均没有关联，不适用股东具有证明自己财产独立于公司财产的举证责任情形。6.四上诉人对涉案侵权行为主观上不具有共同侵权的意思联络，客观上没有通力合作的行为协作性，结果上没有导致损害后果发生的同一性，无法成立一个具有内在联系的共同侵权行为。一审关于四被告构成共同侵权的认定有误。(二)被上诉人的涉案专利不稳定。涉案专利不符合专利法第二十三条第二款的规定，上诉人一审中就涉案专利已向国家知识产权局提起无效宣告请求。(三)一审判赔数额明显过高。四上诉人并未制造、销售被控侵权产品，被控侵权产品的销售单价不足人民币(以下币种同)1元，利润更低，一审判赔10万元明显过高。

雀兆公司答辩称：一审判决认定事实清楚，判赔金额并不过高，请求驳回四上诉人的上诉请求。

一审中，雀兆公司向一审法院提出诉讼请求：1.判令雀勋公司、萧山机电厂、汤侠立即停止对原告拥有的第ZLXXXXXXXXXXXX.3号外观设计专利权的侵害,即立即停止制造、销售侵权产品；2.判令雀勋公司、萧山机电厂、汤侠共同赔偿原告50万元及合理支出23,400元(含律师费、公证费、差旅费、购买侵权产品费用)；3.判令汤侠对萧山机电厂的赔偿承担连带责任，蒋毓华对雀勋公司的赔偿承担连带责任。

一审法院经审理查明：

一、关于原告主张的权利方面的相关事实

涉案专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.3，专利名称为“多功能麻将机USB边框接口”，专利权人为原告，专利申请日为2017年7月24日，授权公告日为2018年1月23日。该专利目前处于有效状态。涉案外观设计包括主视图、后视图、左视图、俯视图、仰视图以及立体图，因右视图与左视图对称，省略右视图。产品的设计要点在于形状。最能表明涉案外观设计设计要点的图片或照片为主视图。

2018年8月16日，涉案专利的外观设计专利权评价报告显示，涉案专利与对比设计1以及其他现有设计在产品设计上存在明显区别，对于一般消费者来说，该差别对外观设计的整体视觉效果产生了显著影响。外观设计未发现不符合授权专利权条件的缺陷。

二、关于四被告被诉侵权行为的事实

2018年9月28日，原告取证人员徐全义向浙江省杭州市湘湖公证处申请证据保全公证。同日，公证员、公证处工作人员王海燕会同原告取证人员徐全义来到浙江省杭州市萧山区河庄街道标称“建一五金”的单位，由徐全义带领至标有“圣雀岛”“精益求精追求卓越”所在办公场所的二楼办公室内，徐全义以普通消费者的身份购买了USB充电器全套共五十套，因出售方拒绝提供发票及在“雀勋麻将机-发货清单”(单号XXXXXXXX-49)加盖印鉴，且不愿提供发货清单原件，故仅取得了复印件一份，公证员对所处地理位置拍摄了照片，照片显示公证购买的场所外有萧山机电厂投资人汤侠享有商标专用权的商标“圣雀岛”。所购物品带回公证处后进行了封存，封存后的物品由原告取证人员带回自行保管。浙江省杭州市湘湖公证处对上述保全内容作出(2018)浙杭湘证字第7970号公证书予以证明。

在买购网(MAIGOO)上，搜索“雀勋”，显示雀勋TRYXUN品牌介绍信息，2018年3月9日的“第一届MJ峰会暨金麻奖颁奖盛典雀勋荣获‘用户口碑奖’荣誉”报道系对雀勋公司的董事长汤侠的回访，该报道记载，“汤董笑谈，雀勋的发展状况只好不坏。从市场布局来说，雀勋从之前的重点市场逐步完善扩展至全国市场，现已达到各省都有分公司，各省市都有专卖店，专卖店数量已超过300家……雀勋目前的生产量保持在每天一千台左右，这个数字在行业现状中是非常不错的”。2018年10月30日，“雀勋遵义经销商表彰答谢订货会成功举行”报道记载，“本次会议现场订货超过4000台”。

国家知识产权局中国商标网显示，第XXXXXXXX号“圣雀岛”商标的商标专用权人为汤侠，商品/服务包括全自动麻将桌(机)。第XXXXXXXX号“TRYXUN雀勋”商标的商标专用权人为雀勋公司和萧山机电厂，商品/服务包括全自动麻将桌(机)。第XXXXXXXX号“雀勋QUEXUN”商标的商标专用权人为雀勋公司和萧山机电厂，商品/服务包括全自动麻将桌(机)。

萧山机电厂系个人独资企业，成立于2012年12月31日，企业登记基本情况及其附件显示，股东为汤侠，持股比例100%，最新的房屋租赁合同显示房屋坐落位置为浙江省杭州市萧山区河庄街道建一村13组51号。

雀勋公司系自然人独资有限责任公司，成立于2015年3月17日，股东为蒋毓华。

经一审当庭勘验，原告公证购买的证物包含50个适配器、200个USB接口以及50根连接线，一个适配器配四个USB接口。附件“雀勋麻将机-发货清单”与公证书的照片一致，该清单复印件显示型号为USB充电器全套，数量50套，单价8元，合计400元，客户为“零售(陈大强)”，发货单上有“李军”签字。适配器上标志“众旺”二字，USB接口上标志“众盛”二字。

经一审当庭比对，被控侵权产品的USB边框接口和涉案专利的USB边框接口均是用于充电，均是麻将机配件，二者属于相同种类产品。原告认为二者的相同点在于：1.二者均是由六边形线缆包层、位于线缆包层顶部端面的矩形标准USB接口以及位于线缆包层底部端面的线缆柱组成；2.二者的六边形线缆包层均包括上部的矩形部分和下部的倒梯形部分，上部的矩形部分大致为正方形，高度约占六边形线缆包层整体高度的2/3多一点；六边形线缆包层的边角均有圆弧倒角；3.二者在六边形线缆包层上的左、右侧面均有对称的横向耳朵和竖向耳朵，且横向耳朵和竖向耳朵一前一后地分列前、后两侧，即横向耳朵靠向六边形线缆包层的前表面，竖向耳朵靠向六边形线缆包层的后表面；两者的横向耳朵和竖向耳朵的端头均为半圆形且均带有圆形固定孔；二者的横向耳朵均垂直于USB接口，位置接近六边形线缆包层的上端面，且横向耳朵的上表面不与六边形线缆包层的上端面齐平，前侧面与六边形线缆包层的前表面齐平；二者的竖向耳朵均平行于USB接口，位置位于矩形部分左右侧面，下侧面紧邻倒梯形部分，后表面与六边形线缆包层的后表面齐平；4.两者的线缆柱均为倒锥形，且前侧面周面和后侧面周面上均各有两条条状凹槽；5.二者在六边形线缆包层前表面和后表面均设有矩形的凹槽。四被告认可原告归纳的相同点，认为二者存在如下区别点：1.USB插头前端部分，被控侵权产品上有很多凹陷和凸起，四周都有卡扣凹槽，而涉案专利是光滑的；2.被控侵权产品正反两侧矩形凹陷内都有图案设计，而涉案专利没有图案设计。原告认可四被告归纳的区别点，但认为二者在形状、轮廓、线条等方面一致，以一般消费者的认知能力进行观察，二者在整体视觉效果上无差异，二者相同，被诉侵权产品的外观设计落入涉案专利权的保护范围。四被告认为二者存在区别，不构成近似。

原告提供的萧山机电厂和雀勋公司的办公场所的照片显示，两家公司的名字标注在一张名牌上，且在两个公司名字上方分别有“圣雀岛”和“雀勋”的商标标志，四被告对该照片真实性当庭予以确认，同时声称发货清单上的李军系萧山机电厂或者雀勋公司的前员工。公证购买的场所办公楼图片和买购网上雀勋公司展示的其企业办公楼图片外形一致。

三、关于现有设计抗辩的相关事实

授权公告号为CNXXXXXXXXXS、名称为USB充电器接口(1)的外观设计专利，申请日为2014年9月24日，授权公告日为2015年3月18日。该外观设计专利由六边形线缆包层、位于线缆包层顶部端面的矩形标准USB接口以及位于线缆包层底部端面的线缆柱组成，六边形线缆包层左、右两侧具有一对对称的横向耳朵。横向耳朵均垂直于USB接口，位置接近六边形线缆包层的上端面，且横向耳朵的上表面与六边形线缆包层的上端面齐平，前侧面不与六边形线缆包层的前表面齐平。线缆柱均为圆柱形，在六边形线缆包层前表面和后表面均设有一个矩形和一个梯形的凹槽。

四、关于损害赔偿相关的事实

2018年4月10日，雀兆公司向松冈机电(中国)有限公司开具浙江增值税专用发票，服务名称“计算机网络设备*适配器”“电线电缆*线束”，数量均为1,890套，不含税单价分别为7.XXXXXXXXXX元和7.XXXXXXXXX元，税率17%，总计32,069.90元。一审庭审中，原告自认USB接口专利产品价格为1.5-2元/个，原被告均确认被控侵权产品USB接口的价格为1元/个。

2018年11月7日，雀兆公司与上海远同律师事务所签订委托律师合同，服务案件为雀兆公司与雀勋公司等之间的外观设计专利侵权纠纷一案，一审律师服务费为2万元。2018年11月16日，上海远同律师事务所向雀兆公司开具上海增值税专用发票，服务名称为律师服务费，金额为2万元。

2018年10月，浙江省杭州市湘湖公证处向雀兆公司开具浙江增值税专用发票，服务名称为公证费，金额为3,000元。

一审法院认为，原告系涉案外观设计专利的专利权人，该专利权目前仍处于有效状态，任何单位或个人未经原告许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其专利产品。本案的主要争议焦点在于：一、四被告是否实施了被控侵权行为；二、被控侵权产品的被诉外观设计是否落入原告外观设计专利权的保护范围；三、四被告提出的现有设计抗辩能否成立；四、如果构成侵权，各被告应承担的民事责任。

关于第一个争议焦点，一审法院认为，虽然被控侵权产品上无生产商、销售商信息，亦无被告商标，但是原告通过公证购买的方式从被告萧山机电厂的实际租赁地址所在的办公楼二楼购买到被控侵权产品，公证购买的场所办公楼外景图片和买购网上雀勋公司展示的其企业办公楼图片外形一致，公证购买的场所外有萧山机电厂投资人汤侠享有商标专用权的商标“圣雀岛”，办公场所指示名牌上标有萧山机电厂和雀勋公司的企业名称且在两个企业名称上方分别有“圣雀岛”和“雀勋”的商标标志，四被告亦未提供反证证明该办公楼二楼非萧山机电厂或雀勋公司的办公地，而且，发货清单上标明为雀勋麻将机，且萧山机电厂的投资人汤侠在雀勋公司对外介绍中自称为雀勋公司的董事长，此外，雀勋公司和萧山机电厂共用商标，结合上述事实，一审法院有理由认为原告从萧山机电厂和雀勋公司的共同办公场所买到了被控侵权产品，且二者具有关联关系。在无法区分具体侵权人的情况下，雀勋公司、萧山机电厂应对原告承担共同的法律侵权责任。再者，雀勋公司在买购网上自称系麻将机生产企业，且雀勋公司、萧山机电厂均未能提供被控侵权产品的合法来源，被告认为被控侵权产品上有他人商标而否认制造行为，一审法院不予采纳，可以认定雀勋公司、萧山机电厂共同实施了被控侵权产品的制造行为。“圣雀岛”商标属于汤侠所有，可以认定汤侠以个人名义参与共同经营，理应一并承担法律责任。被告认为各被告之间无共同侵权意思联络，一审法院不予采纳。员工在公司场所内实施经营行为，与公司的主营业务有关，应视为公司行为，被告以销售被控侵权产品系其前员工所为而不承担责任的抗辩，一审法院不予采纳。

关于第二个争议焦点，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被控侵权产品落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。本案中，被控侵权产品与涉案专利均为麻将机USB边框接口，属于相同产品，可以进行外观设计侵权比对。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十四条规定，人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。结合涉案专利权评价报告，涉案产品外观设计的设计空间较大，涉案专利与现有设计的区别在于具体的形状。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被控侵权产品的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被控侵权产品的被诉外观设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。本案中，将被控侵权产品与涉案专利进行对比，首先，二者的整体形状对整体视觉效果具有显著影响，被控侵权产品的被诉外观设计与涉案专利均与现有设计不同，被控侵权产品的被诉外观设计与涉案专利基本相同，被控侵权产品的被诉外观设计还使用了涉案专利区别于现有设计的设计特征，即包层上左右两侧对称的横向耳朵和竖向耳朵；其次，被控侵权产品在线缆包层凹槽上增加了图案以及在USB接口上增加了凹槽，系被控侵权产品在采用与涉案外观设计近似的形状之余所附加的设计要素，且差别细微，而在USB接口上增加凹槽系功能需求所致。涉案专利简要说明记载设计要点在于产品的形状，故上述两个区别点对侵权判断不具有实质性影响。综合评价二者的相同点和不同点，被控侵权产品与涉案专利的整体视觉效果没有实质性差异，一审法院认定二者构成近似。

关于第三个争议焦点，现有设计的授权公告日早于涉案专利，可以作为现有技术进行比对。将被控侵权产品与授权公告号为CNXXXXXXXXXS、名称为USB充电器接口(1)的外观设计专利相对比，后者的六边形线缆包层左、右两侧仅具有一对对称的横向耳朵，与被控侵权产品的形状存在显著差别。因此，被控侵权产品的外观设计不属于现有设计，四被告提出的现有设计抗辩不能成立。

关于第四个争议焦点，雀勋公司、萧山机电厂、汤侠未经许可，制造、销售落入涉案专利权保护范围产品的行为构成了对原告涉案专利权的侵害，均应予以停止。

根据公司法关于一人公司的规定，一人公司的股东负有证明自己的财产独立于公司财产的举证责任，原告免于举证，一人公司的股东不能提供公司的财务账册等证据以证明公司财产独立的，应对公司债务承担连带责任。本案中，因股东蒋毓华不能证明自己的财产独立于被告雀勋公司的财产，应当对雀勋公司的赔偿承担连带责任。

关于各被告的赔偿责任，我国专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中原告未提交证据证明因被侵权所遭受的实际损失，也未提交证据证明各被告因侵权所获得的利益，此外，本案亦无可参考的专利许可使用费标准，因此，本案应适用法定赔偿。在适用法定赔偿时，一审法院考虑如下因素：1.涉案专利为外观设计专利，产品为USB接口，系麻将机配件，而被告实施了制造、销售行为；2.关于产品价格，被控侵权产品单价较低；3.被告在对外宣传中自认销售量大，销售范围广；4.涉案专利对现有设计的贡献在于增加了一对对称的竖向耳朵。故一审法院综合考虑涉案专利的类型、侵权行为的性质、被告的经营规模、被告的主观恶意、涉案外观设计专利对专利产品的利润贡献率等因素，酌情确定各被告应承担的赔偿数额。

关于原告为本案维权而支出的费用，本案中原告为维权客观发生了律师服务、公证费、购买物证等费用，并提供了相关票据，公证费、购买物证的费用，一审法院予以支持，一审法院结合原告律师为本案维权发生的法律服务工作量、本案的法律服务难度、原告律师法律服务观点为法院采纳的程度等因素酌情确定律师费和差旅费金额。

综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十九条第一款第一、八项、第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十四条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条，《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，判决：一、被告雀勋公司、萧山机电厂、汤侠、蒋毓华于判决生效之日起停止侵害原告雀兆公司享有的专利名称为“多功能麻将机USB边框接口”(专利号：ZLXXXXXXXXXXXX.3)外观设计专利权；二、被告雀勋公司、萧山机电厂、汤侠、蒋毓华于判决生效之日起十日内赔偿原告雀兆公司经济损失80,000元及合理开支20,000元；三、驳回原告雀兆公司的其余诉讼请求。一审案件受理费9,034元，由原告雀兆公司负担3,654元，被告雀勋公司、萧山机电厂、汤侠、蒋毓华负担5,380元。

二审中，四上诉人向本院提交“众盛”“众旺”注册商标的查询结果，用以证明被控侵权产品上的“众盛”“众旺”商标并非四上诉人所有。

被上诉人向本院提交以下证据材料：1.涉案专利的《无效宣告请求审查决定书》，用以证明涉案专利稳定有效；2.专利无效程序的《委托协议》及发票、二审律师费发票，用以证明被上诉人一审后又增加了维权费用1.6万元。

本院组织各方当事人进行了证据交换和质证。被上诉人对四上诉人提交的商标查询结果的关联性不予认可，认为不能证明被控侵权产品具有合法来源，也不能证明被控侵权产品上使用的是他人商标。四上诉人对被上诉人所提交证据的真实性均无异议，但认为该些证据均与本案无关，且上诉人已经再次就涉案专利提起了无效宣告请求。本院认为，四上诉人提交的商标查询结果系众多包含“众盛”“众旺”的注册商标之相关信息，并不能证明被控侵权产品的来源，与本案缺乏关联性，本院对其不予采纳。被上诉人提交的证据1系涉案专利的《无效宣告请求审查决定书》，与本案具有关联性，本院予以采纳；被上诉人提交的证据2所涉费用超出其一审诉请范围，且被上诉人亦未就本案提起上诉，故本院对其不予采纳。

本院经审理查明，一审法院认定的事实属实。

另查明，萧山机电厂的经营范围为制造加工：麻将机、五金机械配件。

买购网(MAIGOO)上刊登的“第一届MJ峰会暨金麻奖颁奖盛典雀勋荣获‘用户口碑奖’荣誉”一文，记载有“本文章由注册用户-雀勋麻将机上传提供”，报道中并配有“雀勋机电董事长汤侠”的照片。

2020年7月21日，国家知识产权局作出第45508号《无效宣告请求审查决定书》，维持涉案专利权有效。

本院认为，根据各方当事人二审中的诉辩意见，本案二审的争议焦点主要在于：一、四上诉人是否制造、销售被控侵权产品；二、一审判决的赔偿数额是否过高。

关于争议焦点一，本院认为，第一，被上诉人雀兆公司系通过公证购买的方式在萧山机电厂和雀勋公司的共同办公场所购买到被控侵权产品；该办公场所指示名牌上标有萧山机电厂和雀勋公司的企业名称以及“圣雀岛”“雀勋”商标；萧山机电厂投资人汤侠享有“圣雀岛”注册商标专用权，萧山机电厂和雀勋公司共同享有“TRYXUN雀勋”“QUEXUN雀勋”注册商标专用权；被控侵权产品的发货清单上标明为“雀勋麻将机-发货清单”；萧山机电厂的经营范围包括麻将机、五金机械配件的制造加工；买购网上相关报道系对汤侠的采访，该报道中称汤侠为雀勋机电董事长，报道相关内容记载了雀勋麻将机的生产状况及专卖店情况等内容。第二，四上诉人虽主张被控侵权产品系来自于他人，但未能提供任何证据加以证明，亦未能明确被控侵权产品的实际生产者。第三，被上诉人系在萧山机电厂和雀勋公司的经营场所内购买被控侵权产品，销售人员系当时萧山机电厂或雀勋公司的员工，被上诉人并当场支付价款、收取货物，在此情况下，双方未就被控侵权产品签订采购合同，实属正常。一审法院据此认定“员工在公司场所内实施经营行为，与公司的主营业务有关，应视为公司行为”，并无不当。四上诉人虽主张李军“与被上诉人恶意串通，向被上诉人出售了不属于上诉人经营范围的产品”，但对该主张未能提供任何证据加以证明。第四，买购网虽然并非雀勋公司、萧山机电厂的官方网站，但是相关报道显示“本文章由注册用户-雀勋麻将机上传提供”，报道内容明确系对雀勋机电董事长汤侠的回访，并配有雀勋机电董事长汤侠的照片，四上诉人亦未举证证明其对于其所称的该报道中存在与事实不符的陈述主张过权利，故该些报道内容可以作为本案中事实认定的佐证。综上，一审法院综合本案相关情况，认定雀勋公司、萧山机电厂共同实施了未经许可制造、销售落入涉案专利权保护范围的被控侵权产品的行为，并无不当；汤侠系个人独资企业萧山机电厂的投资人，同时在媒体采访中自称雀勋机电董事长，汤侠又系“圣雀岛”注册商标所有人，一审法院据此认定汤侠以个人名义参与共同经营，应当一并承担法律责任，亦无不妥。雀勋公司、萧山机电厂、汤侠关于其“对涉案侵权行为主观上不具有共同侵权的意思联络，客观上没有通力合作的行为协作性，结果上没有导致损害后果发生的同一性，无法成立一个具有内在联系的共同侵权行为”的上诉理由不能成立，本院不予支持。此外，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，一审法院并未认定蒋毓华实施了制造、销售被控侵权产品的行为，然雀勋公司系一人有限责任公司，蒋毓华系雀勋公司的股东，鉴于蒋毓华未能举证证明雀勋公司的财产独立于自己的财产，故一审法院判决蒋毓华对雀勋公司的赔偿承担连带责任，并无不当。但是，一审法院判决蒋毓华承担停止侵权的民事责任，超出雀兆公司的一审诉讼请求范围，缺乏事实和法律依据，本院对此予以纠正。

关于争议焦点二，本院认为，本案中，雀兆公司的实际损失、雀勋公司及萧山机电厂等的侵权获利均无证据可以证明，亦无涉案专利许可使用费可供参考，故一审法院根据涉案专利的类型及其对专利产品的利润贡献率、侵权行为性质、上诉人的经营规模、上诉人的主观恶意等因素，并根据雀兆公司为本案维权支出的费用情况，酌情确定四上诉人赔偿雀兆公司经济损失8万元及合理支出2万元，并无明显不当。故四上诉人的相关上诉理由亦不能成立，本院不予支持。

此外，关于四上诉人主张涉案专利不稳定的上诉理由，本院认为，涉案专利业经国家知识产权局作出第45508号《无效宣告请求审查决定书》，维持专利权有效，故四上诉人关于涉案专利不稳定的主张缺乏事实依据，且涉案专利是否稳定有效亦不属于专利侵权民事纠纷案件的审查范围，故四上诉人的该项上诉理由同样不能成立，本院不予支持。

四、相关法律规定

《专利法》（2020修订）第11条：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

《专利法》（2020修订）第59条：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定:人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被控侵权产品的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定:在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被控侵权产品落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

五、律师解读

一、混淆标准的起源

混淆标准是指，如果一般消费者仅凭其购买和使用所留印象而不能见到被比设计的情况下，会将再现设计误认为是被比设计而产生混同，则被比设计与在先设计相同或近似，否则，二者既不相同也不近似。1混淆标准在我国最典型的体现是在最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定会议纪要稿》（2003）中，《纪要》首次明确了以能否引起一般消费者的混淆作为外观设计侵权的判定标准。

我国专利法中对外观设计专利侵权的判定标准并没有明确的规定，而是见于相关法规和司法解释中，我国现阶段判定外观设计专利侵权的条件有两个，即被诉侵权产品与授权专利产品的产品类别相同或相近似，同时两者的外观设计相同或相近似。外观设计近似性的判断是以专利产品一般消费者的认知能力和知识水平为视角，以两者全部设计特征为依据，通过整体视觉效果来综合判断外观设计相同与近似，而将功能性及对整体视觉效果不产生影响的特征排除在外；同时肯定了正常使用时易于被使用者观察到部位及区别于现有设计的特征对整体视觉效果更具影响。实践中，混淆标准近乎成为学界和司法实践中的通说观点。

二、混淆标准的判断方法

司法解释规定了我国外观设计侵权判定的方法，即“整体观察综合判断”9，同时规定了正常使用时容易被直接观察到的部位和区别于现有设计的设计特征对外观设计的整体视觉效果更有影响，由此，我国外观设计侵权判定采用整体观察综合判断为主，要部判断为辅的判断方法。2004 年修改《审查指南》时，在原有的混淆标准基础之上，增加了“整体视觉效果的显著影响”10因素。此次修改事实上是明确了混淆标准依据的是整体性混淆标准，而将局部混淆排除在外。所谓要部是指对整体视觉效果具有显著作用的部位，这里所说的要部是指视觉要部，强调要部对视觉效果的影响，而不是指创新标准中的创新要部。早在2001 年对《专利审查指南 1993》修改后，综合判断方法与要部判断方法是作为两种相互独立的外观设计专利侵权判定方法同时存在的，但在后来的《审查指南2006》中则删除了要部判断方法。尽管整体观察法对局部创新部分的显著影响予以承认，但要部所起到的作用是相当有限的，仅作为整体观察法中影响整体视觉效果的一个重要考量因素，而非作为一个独立的判断方法存在。精美的外观设计产品往往更能吸引消费者的注意，为权利人带来更多的市场效益。有效的保护外观设计专利，一方面能激发公众的创新动力，另一方面也能提高产品的品质，促进相关市场的发展。在混淆标准下，不能有效的给予外观设计专利以保护，侵权人可能在抄袭他人外观设计中的独创性设计后，再作出简单的变化，比如添加或者改变色彩或者图案、或者将产品的整体外壳或部分外壳改为透明材料等，从而在整体视觉效果上形成明显区别。这种情形下，只要产品的外观达到一般消费者难以分辨的程度，以此来规避专利侵权行为是轻而易举的。又如最高院在“马培德剪刀案”再审判决中提到的：对于单纯形状的外观设计，额外增加的要素不应作为影响侵权判定的因素，否则他人可能通过简单的在授权专利的基础上增加图案或色彩等方式，轻而易举的规避侵权风险，这无疑是与外观设计的保护目的相左的。

发明与实用新型既能够通过内部的结构特征，也能够通过外部的形状来实现某种技术效果，而外观设计则是以富有美感的形状、图案、色彩外观特征实现装饰价值。以一般消费者为视角，正常使用时能够直接观察到的外观设计外部特征最能吸引消费者的注意，对整体视觉效果的影响也最大，而一个外观设计的外部往往有多个设计特征，由于专利法对如何确定设计要点没有明确的规定，哪一个设计特征能够作为设计要点对整体视觉效果产生更加显著的影响，在实践中有极大的随意性和不确定性。一般消费者的认知能力和知识水平的判断视角很难把握，整体视觉效果相同或相似更是取决于主观的观察判断。实际上，法官在外观设计侵权案件的裁判中自由裁量空间很大，由于没有明确的、客观的侵权判定标准，加之各地区和层级的法院业务水平差距，同案不同判的现象不断出现，这严重损害了司法的权威，破坏了法律的可预测性，不利于司法的稳定。

三、创新标准的判定方法

因为创新标准摒弃了外观设计的整体视觉效果判断方法，突出外观设计产品的创新部分，因此在判断方法上，创新标准也不同于混淆标准的“整体观察，综合判断”。在判断被诉侵权产品是否落入涉案外观设计专利保护范围时，分为两个步骤：一，确定涉案外观设计专利的创新点；二，将被诉产品的外观与涉案外观设计专利的创新点比对。只要被诉产品包含了涉案外观设计专利的创新点，侵权即成立。在侵权比对时，只需考虑创新点而将公知设计和功能性设计排除在比对范围之外。由此，即使将两者整体比对综合判断后不相同也不近似，只要被诉侵权产品包含了涉案专利的创新点，就成立侵权。这一标准之下，甚至可以突破产品种类的界限，例如，汽车外观设计专利权人或许可以阻止他人生产该汽车模型。16创新点是专利产品不同于现有设计的创新之处，实际上，由于大部分产品的市场已经趋于成熟，留给设计者的设计空间较小，使得在申请的外观设计当中，全新的外观设计少之又少，绝大多数的设计都是在现有设计的基础上进行局部创新而得到的设计，为此，对局部创新的保护变得尤为重要。创新标准将局部的创新设计作为侵权比对的对象，利于有效保护来之不易的创新成果，鼓励人们对外观设计进行升级与革新。

四、创新点的确定

创新点也就是设计要点，是指与现有设计相区别的设计特征，包括形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者三者的结合。外观设计侵权判定以外观设计专利权的保护范围17作为基础，创新点确定的主要依据即为专利图片或照片中显示的外观。外观设计专利在申请阶段不需要进行实质性审查，也无需提交权利要求书和说明书，但 2008 年修改《专利法》时，增加了简要说明的要求，由此以来，简要说明中专利申请人所说明的设计要点，可以与申请人提交的图片和照片文件一同作为创新点判断的参考。在必要情况下，专利局甚至可以要求申请人提交外观设计产品的模型或者样品，尽管专利法没有规定其在确定外观设计专利权保护范围时的作用，但它们可以用于解释该外观设计专利的保护范围。法院主要依据授权外观设计图片或照片中展示的设计外观，以简要说明中对外观设计的描述作为参考，审查确定授权外观设计的保护范围。法院可以要求专利权人提供“专利权评价报告”，也可以在当事人提供证据主张现有设计抗辩时，将保护范围中属于现有设计的部分设计排除在外。对于主要由设计功能性决定的设计特征也将予以排除。其余与现有设计不同的创新性设计特征即确定为授权外观设计的创新点。

参考书籍：

1.崔国斌：《专利法原理与案例》（第二版），北京：北京大学出版社，2016 年版。

2.马云鹏：“外观设计专利侵权判定模式的比较与选择”，载《人民司法》，2015 年

第 1 期。

3.马云鹏：《外观设计法律保护模式研究》，北京：知识产权出版社，2016 年 1 月。

4、上海市高级人民法院(2020)沪民终290号判决书

5、2010 版《审查指南》